索夫特曼-诉-奥多比

2001年11月1日。感谢JT。
来源：http://www.cacd.uscourts.gov/CACD/RecentPubOp.nsf/bb61c530eab0911c882567cf005ac6f9/574aa79ff518021188256aed006ea2dc/$FILE/CV00-04161DDP.pdf

[31页。]

美国地方法院
加利福尼亚州中部地区

索夫特曼产品公司，
有限责任公司，

原告，

诉

奥多比系统公司；等，

被告，

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以及相关的反诉。

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案件编号：CV 00-04161 DDP (AJWx)
关于初步禁令申请的命令
初步禁令
[动议于01年8月27日提交]

反诉人奥多比的初步禁令申请已提交至本法院。在审查和考虑了各方提交的材料，并听取了口头辩论后，本法院采纳以下命令。

I. 背景

反诉人奥多比系统公司（“奥多比”）是一家领先的软件开发和出版公司。反诉被告索夫特曼产品公司（“索夫特曼”）是一家总部位于洛杉矶的公司，主要通过其网站 www.buycheapsoftware.com 分销计算机软件产品。奥多比声称，自至少1997年11月以来，索夫特曼一直在分销未经授权的奥多比软件，包括奥多比教育软件¹和未经捆绑的奥多比“套装”。² 奥多比认为，通过分销奥多比套装的各个部分，索夫特曼侵犯了奥多比在这些产品中的版权，并违反了奥多比许可协议的条款。虽然索夫特曼承认其正在拆分各种奥多比套装并将各个部分作为单个产品分销，但索夫特曼声称其有权以这种方式分销奥多比软件。奥多比和索夫特曼之间没有直接的合同关系。

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1 索夫特曼承认，它曾经销售过奥多比教育软件，但对其在过去一年内这样做提出异议。（索夫特曼的反对意见，第6页。）
2 “套装”是各个奥多比产品的集合，例如单独 CD 上的奥多比 Photoshop 或 Illustrator，它们在一个更大的奥多比零售盒中一起销售。奥多比提供的套装价格低于构成该套装的各个零售产品的价格。（奥多比的动议，第3页。）“奥多比套装的一个例子是奥多比出版套装，它由 Adobe PageMaker、Acrobat、Photoshop 和 Illustrator 组成，售价 999 美元。单独而言，这些产品的零售价如下：Pagemaker - 499 美元，Acrobat - 249 美元，Photoshop - 609 美元，Illustrator - 399 美元。”（同上）

奥多比通过与分销商签订“许可”协议来分销其产品。³ 每件奥多比软件还附带一份最终用户许可协议（“EULA”），其中规定了奥多比与最终用户之间针对该特定奥多比产品的许可条款。EULA 以电子方式记录在计算机磁盘上，并要求客户在尝试安装软件时同意其条款。（索夫特曼的反对意见，第4页。）

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3 具体协议包括奥多比授权经销商协议（用于分销完整零售版本的奥多比软件）、奥多比校外教育经销商协议（“OCRA”，用于分销教育软件）以及原始设备制造商协议（“OEM”，用于分销与硬件（如扫描仪）耦合的奥多比软件）。（斯奈德声明，第 7 段，附件 2；威廉姆斯声明，第 3 段，附件 1。）

奥多比除其他外，声称索夫特曼通过分销不完整的奥多比软件版本侵犯了奥多比的商标。这些据称不完整的产品与正版奥多比软件之间的核心区别在于，当索夫特曼拆分套装并转售其组成部分时，这些单独的软件可能不附带注册信息，而注册信息将使持有人能够访问奥多比的客户支持和技术服务。奥多比声称，客户可能会对正版奥多比软件与索夫特曼分销的未经授权的版本之间的联系感到困惑，因为消费者可能会从索夫特曼处购买到“零售”版本的产品，但实际上，它只是未经捆绑的奥多比套装的一部分。

2001年8月27日，本法院批准了针对索夫特曼的临时限制令并查封令。2001年9月10日，法院发布了初步禁令，该禁令将在法院审查口头辩论后各方提交的补充简报期间有效。

II. 法律标准

“寻求初步禁令的一方必须证明在案情实质问题上很可能胜诉且可能遭受不可弥补的损害，或者案情实质问题上提出了严肃的问题且损害的平衡明显偏向于其一方。”Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107, 1109 (第 9 巡回法院，1998 年)（引用Johnson Controls, Inc. v. Phoenix Control Sys., Inc., 886 F.2d 1173, 1174 (第 9 巡回法院，1989 年)）。在批准初步禁令时，地区法院必须认定动议人证明了以下任一情况：（1）在案情实质问题上可能胜诉，并且如果不授予救济，则可能遭受不可弥补的损害；或（2）在案情实质问题上存在严肃的问题，并且损害的平衡明显偏向于其一方。Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entm't Corp., 174 F.3d 1036, 1046 (第 9 巡回法院，1999 年)。如果证明了商标侵权索赔在案情实质问题上很可能胜诉，则可以推定存在不可弥补的损害。Id. at 1066（引用Metro Publ'q v. San Jose Mercury News, 987 F.2d 637, 640 (第 9 巡回法院，1993 年)）。授予初步禁令救济的传统测试也适用于商标诉讼的背景。该测试要求原告证明：（1）在案情实质问题上很可能胜诉；（2）存在不可弥补的损害的重大威胁；（3）损害的平衡偏向于原告；以及（4）公共利益是否有利于批准禁令。Dollar Rent A Car v. Travelers Indem. Co., 774 F.2d 1371, 1374 (第 9 巡回法院，1985 年)；另见Schwarzer 等人，《审判前联邦民事诉讼程序》，第 13:44 节（1999 年）。第九巡回法院还使用了一种替代测试，该测试要求原告证明“在案情实质问题上存在严肃的问题，并且损害的平衡明显偏向于其一方。”参见First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 809 F.2d 1-378, 1381 (第 9 巡回法院，1987 年)。

III. 讨论

A. 版权侵权索赔
1. 在案情实质问题上很可能胜诉

为了在其版权侵权索赔中胜诉，奥多比必须证明（1）其拥有争议产品的版权，以及（2）索夫特曼侵犯了奥多比在这些产品中的版权。Johnson Controls, 886 F.2d at 1175。关于第二个要素，奥多比可以通过证明索夫特曼违反了美国法典第 17 卷第 106 (3) 节⁴ 赋予版权所有者的专有权利之一来证明侵权。Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 433 (1984)。

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4 美国法典第 17 卷第 106(3) 节规定，版权所有者拥有“专有权利…通过销售或其他所有权转让、或通过出租、租赁或借出，向公众分销受版权保护作品的复制品或录音制品。”美国法典第 17 卷第 106(3) 节。

a. 版权所有权

b. 未经授权复制受保护的作品

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5 这些协议是奥多比与指定的经销商之间签署的许可协议。奥多比的通用分销协议部分规定：“分销商承认，软件产品应根据现行最终用户许可协议的条款和条件许可给最终用户。 . . . 分销商应仅以从奥多比获得的软件产品的形式和包装分销软件产品。”（索里亚诺声明，附件 1，第 7 页。）奥多比的经销商协议规定：“经销商承认，软件的结构和组织是奥多比的专有财产，并且奥多比保留对软件和商标的独家所有权。”（纳瓦罗补充声明，第 3 页，第 9 段。）
大多数计算机程序和数据库产品副本都以标准格式条款分销，这些条款以“许可”文件为特征。标准条款除其他外，旨在：指定允许的副本使用，例如，消费者或个人与商业用途；禁止某些计算机程序副本的使用，例如，计算机程序代码的逆向工程；禁止任何未明确授权的使用，例如，第三方数据或商业记录的商业处理；以及禁止将副本和“许可”转让给另一个人。（赖斯声明，第 5 段。）

此外，每件奥多比软件都附带 EULA。⁶ 一旦产品分销给最终用户，EULA 禁止单独分销最初作为套装一部分分销的软件。具体而言，奥多比 EULA 规定最终用户可以“将其使用软件的所有权利转让给另一个人或法律实体，前提是 (a) [其] 也转让本协议、软件以及与软件捆绑或预装的所有其他软件或硬件。”⁷ （帕尔玛声明，附件 1。）

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6 EULA 部分规定：“接收方接受本协议（EULA）的条款和条件以及[最终用户]合法购买软件许可的任何其他条款和条件。”（奥多比 EULA 第 4 条，附于帕尔玛声明，附件 1。）奥多比的 EULA 允许最终用户在某些限制条件下将软件、介质和文档转让给另一个最终用户。与最终用户转让能力相关的限制包括 EULA 也必须转让，并且“[软件和所有其他与软件捆绑或预装的软件或硬件，包括所有副本、更新和先前版本，以及所有转换为其他格式的字体软件的副本。”（同上）
7 各方已对 2000 年 4 月奥多比 EULA 的更改做了大量说明。法院认为，根据当前 EULA 的措辞，奥多比的明确意图是禁止拆包活动。因此，假设先前的协议并未禁止有争议的行为，则当前的 EULA 明确规定“拆包活动”是被禁止的。（参见迈尔声明，第 3 段。）

在本案中，奥多比声称，通过分销未经捆绑的套装，索夫特曼已超出 EULA 的范围，并侵犯了奥多比的版权，特别是奥多比美国法典第 106 节规定的分销和控制分销的权利。索夫特曼辩称，首次销售原则允许转售奥多比的套装软件。

(1) 首次销售原则

美国最高法院在Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908) 案中首次分析了“首次销售”原则。法院认为，版权法下的“销售”专有权仅适用于受版权保护作品的首次销售。该原则已在美国法典第 17 卷第 109(a) 节中编纂。它在相关部分规定：“特定副本的所有者…根据本法合法制作的…有权在未经版权所有者授权的情况下出售或以其他方式处置该副本的占有权。”美国法典第 17 卷第 109(a) 节。第 109(a) 节的一个重要影响是将分销副本的专有权限制在首次自愿处置，从而否定版权所有者对进一步或“下游”转让给第三方的控制权。Quality King Distrib. v. L'Anza Research Int'l, Inc., 523 U.S. 135, 142-44 (1998)。(参见赖斯声明，第 11 段。)首次销售原则赋予副本所有者法案下的法定特权，这些特权是版权所有者专有权利的限制。

奥多比辩称，首次销售原则不适用，因为奥多比不出售或授权销售其任何软件。奥多比将整个商业流中的每笔交易都描述为许可。⁸ 奥多比声称，其许可协议定义了奥多比与任何第三方的关系，因此违反许可协议构成版权侵权。这种说法是不准确的，因为版权法实际上为特定副本的所有者提供了一定的权利。这种权利授予独立于奥多比的任何所谓权利授予。奥多比许可协议迫使第三方放弃第三方根据版权法享有的权利。⁹

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8 “从奥多比的分销商到最终用户，沿途的每一方都仅获得许可。由于任何一方都不能转让超出其所获得权利的权利，因此，转让给索夫特曼的交易中不存在“首次销售”，并且索夫特曼拆包奥多比软件在法律上构成版权侵权。”（奥多比补充简报，第 5 页。）
9 参见，例如，Mark A. Lemley，《知识产权和收缩包装许可》，68 S. Cal. L. Rev. 1239 (1995)（“软件供应商正在大规模地尝试通过起草许可条款来“选择退出”知识产权法，这些条款迫使其客户遵守比版权法要求的更严格的规定。”）。

(2) 销售与许可
(a) 历史背景

从历史上看，“许可”计算机程序副本使用的目的是利用合同条款来加强商业秘密保护，以便在以下情况下防止未经授权的复制：首先，计算机程序中的版权的存在令人怀疑，其次，版权提供的保护范围不确定。(参见赖斯声明，第 6 段。)在联邦法院将《版权法》解释为为计算机程序作为文学作品提供实质性保护之后，计算机程序副本使用“许可”仍在继续。(同上，第 7 段。)在Step-Saver Data Systets, Inc. v. Wise Technology案中，第三巡回法院审查了软件行业中使用许可的历史发展，并得出结论，《版权法》的后续修改已使将交易描述为“许可”的需求“在很大程度上过时了”。939 F.2d 91, 96 n.7 (第 3 巡回法院，1991 年)。¹⁰

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10 Step-Saver案中的法院解释说：“当这些格式许可首次为软件开发时，在很大程度上是为了避免联邦版权法首次销售原则…根据该原则，一个人可以购买计算机程序的副本，然后“将其租赁或借给另一个人，而不会侵犯程序的版权…消费者不会购买自己的程序副本，而只会租用程序的副本并复制它…[S]软件生产商希望起诉那些将程序副本租给个体消费者的公司，而不是个体消费者。然而，首次销售原则是成功起诉这些软件租赁公司的重大障碍，即使是在帮助侵权理论下。通过将软件生产商和软件租赁公司之间的原始交易描述为许可，而不是销售，并通过使许可成为个人和不可转让的，软件生产商希望避免首次销售原则的范围，并在州合同法中建立直接起诉软件租赁公司的基础。然而，关于使用州合同法来避免首次销售原则是否会被联邦版权法（法定优先）或联邦政府对版权问题（宪法优先）的专属宪法授权所取代，仍然存在疑问。[引文。] 国会认识到这个问题，并在 1990 年修正了首次销售原则，因为它适用于计算机程序和录音制品。[引文。] 经修订，首次销售原则仅允许非营利性图书馆和教育机构出租或租赁软件和录音制品的副本。[引文。]（根据修订后的法规，受版权保护的计算机程序副本的购买者仍然可以在未经版权所有者同意的情况下将其副本出售给另一个人。）”939 F.2d at 96, n.7。

(b) 奥多比销售其软件

许多法院已裁定，软件销售是《统一商法典》含义范围内的商品销售。Advent Sys. Ltd. v. Unisys Corp., 925 F.2d 670, 676 (第 3 巡回法院，1991 年)；Step-Saver, 929 F.2d at 99-100; Downriver Internists v. Harris Corp., 929 F.2d 1147, 1150 (第 6 巡回法院，1991 年)。众所周知，在确定交易是销售、租赁还是许可时，法院会考虑交换的经济现实。Microsoft Corp. v. DAK Indus., 66 F.3d 1091 (第 9 巡回法院，1995 年)；United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (第 9 巡回法院，1977 年)。在DAK案中，微软和 DAK 签订了一份许可协议，授予 DAK 某些非独家许可权利以使用微软的计算机软件。该协议规定，DAK 将按其分销的每份计算机软件副本支付特许权使用费率。随后，DAK 提交了破产申请，并且未能支付总共五期分期付款中的最后两期。微软提出了支付管理费用的动议，声称应就 DAK 在破产申请后使用许可协议的行为对其进行补偿。在上诉中，第九巡回法院裁定，该协议的经济现实表明它是销售，而不是使用许可。因此，微软仅持有无担保债权，而不是管理费用。法院认为，该协议最好被描述为向 DAK 一次性出售软件单元，而不是授予使用知识产权的许可。DAK案中的法院指出

由于我们考虑协议的经济现实，因此协议本身将自己标记为“许可”并将付款称为“特许权使用费”，这两个术语都可能暗示定期付款以供使用而不是出售技术，但这并不能控制我们的分析。

DAK, GG F.3d at 1095, n.2。其他法院也得出了相同的结论：软件是销售而不是许可。参见，例如，RRX Indus., Inc. v. Lab-Con Inc., 772 F.2d 543, 546 (第 9 巡回法院，1985 年)；Applied Info. Mgmt., Inc, v. Icart, 976 Supp. 149, 155 (E.D.N.Y. 1997)（认定被命名为“许可”的交易实际上是否是转让所有权的销售是一个有争议的事实问题）；Novell, Inc. v. CPU Distrib., Inc., 2000 U.S. Dist. Lexis 9975 (S.D. Tex. 2000)。在 Novell 案中，一家软件制造商正在起诉一家折扣零售商侵犯版权。与奥多比一样，CPU 辩称其从授权来源购买了软件，并有权根据首次销售原则转售该软件。Novell 声称其不出售软件，而只是将其许可给分销合作伙伴。法院裁定，这些交易构成销售而不是许可，因此首次销售原则适用。2000 U.S. Dist. Lexis 9975 at *18。

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11 “版权的所有权或版权下的任何专有权利的所有权与作品所体现的任何有形对象的所有权不同。”美国法典第 17 卷第 202 节。

法院认为，围绕交易的情况强烈表明该交易实际上是销售而不是许可。例如，购买者通常以单一价格获得软件的单一副本和文档，购买者在交易时支付该价格，并且该价格构成“许可”的全部付款。许可无限期运行，没有续订条款。鉴于这些迹象，许多法院和评论员得出结论，“收缩包装许可”交易是商品销售而不是许可。¹²

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12 “收缩包装许可”一词指的是当购买者阅读其条款并撕开包裹软件产品的透明塑料包装或“收缩包装”时，许可开始生效。“虽然早期的收缩包装许可通常在购买前可见，并且可以在购买者撕开软件包装之前阅读，但最近的变体将许可放置在软件包装内或磁盘本身上。”Stephen P. Tarolli，《当代合同和版权原则下的信息商业的未来》，46 Am. U.L. Rev. 1639, 1647-48 (1997)（脚注省略）；另见ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1450 (第 7 巡回法院，1996 年)（“‘收缩包装许可’得名于零售软件包装用塑料或玻璃纸‘收缩包装’覆盖…供应商…编写了许可，一旦客户从包装上撕下包装，许可即生效。供应商更喜欢‘最终用户许可’…”）。

商业环境的现实也表明，奥多比将其软件销售给分销商。奥多比向分销商转让大量商品。分销商支付商品的全部价值，并接受软件可能损坏或丢失的风险。¹³ 分销商还接受他们将无法转售产品的风险。¹⁴ 然后，分销商在二级市场上将产品转售给其他分销商。二级市场和最终消费者也支付产品的全部价值，并接受产品可能丢失或损坏的风险。此证据表明商品所有权的转让。以对价转让产品并转让所有权和损失风险通常构成销售。VWP of Am., Inc. v. United States, 175 F.3d 1327, 1338-39 (联邦巡回法院，1999 年)。雷蒙德·尼默教授写道

副本的所有权应根据用户获得占有权的交易的实际性质而非标签来确定。仅仅将交易标记为租赁或许可并不能控制。如果交易涉及单笔付款，使买方在无限期内有权占有，则该交易是销售。在这种情况下，无论当事方对合同使用什么标签，买方都拥有副本。交易过程和行业惯例可能具有相关性，因为它们确立了当事方的期望和意图。相关问题是，是否像租赁一样，用户可能需要在特定期限到期后将副本退还给供应商。如果不是，则交易不仅转让了占有权，还转让了副本的所有权。

Raymond Nimmer，《计算机技术法》第 1.18[1] 节，第 1-103 页（1992 年）。法院同意，为永久转让占有权支付单笔款项实际上是个人财产的销售，因此转让了该财产的所有权，即软件副本。

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13 “在从授权分销商处购买奥多比软件时，我一直认为索夫特曼获得了其购买的特定副本的所有权…索夫特曼为产品支付了公平的价值，并承担了收到产品时的损失或损坏风险。索夫特曼还承担了如果无法转售软件的损失风险。”（德拉库普声明，第 8 段。）
14 索夫特曼指出了奥多比分销协议的措辞，其中包括销售条款并规定分销商承担产品的损失或损坏风险。（索里亚诺声明，附件 1，第 5.7-5.14 页。）因此，索夫特曼辩称，奥多比将软件的所有权转让给其分销商，但限制了分销商的权利以及分销商可以销售软件的方式。此外，索夫特曼辩称，即使所有权未转让给分销商，分销商仍可以根据 EULA 的条款转让各个副本的所有权。消费者可以从尚未完善所有权的分销商处获得良好的所有权。《统一商法典》第 2-403(2) 节。

其他评论员敦促法院关注许可协议的实质而非形式。参见，例如，David A. Rice，《许可计算机程序副本的使用和版权法首次销售原则》，30 Jurimetrics J. 157 (1990)。特别是，以下因素需要认定根据许可分销软件转让了单个副本的所有权：时间上不受限制的占有，对副本占有权没有时间限制，定价和方案是单一的而非连续的，许可协议下的后续转让既不被禁止也不以获得许可人的事先批准为条件（仅受禁止租赁的限制以及任何转让都必须是实体的要求），以及许可协议下的使用限制主要目的是保护无形的受版权保护的主题，而不是保留个人程序副本中的财产权。Id. at 172。

奥多比主要依靠两个案例来支持其软件是许可而非销售的观点。在Microsoft Corp. v. Harmony Computers & Elecs., Inc., 846 F. Supp. 208, 212 (E.D.N.Y. 1994) 案中，法院未经分析地假定该交易是许可而非销售，并裁定超出许可协议范围的分销构成版权侵权。法院认为Harmony案的事实可以区分。在该案中，被告销售的是假冒微软产品。在本案中，奥多比并未声称索夫特曼销售假冒奥多比软件。

奥多比还依赖于Adobe Sys. Inc. v. One Stop Micro, Inc., 84 F. Supp. 2d 1086, 1093 (N.D. Cal. 2000) 案。法院裁定，One Stop 将教育版奥多比软件分销给非教育最终用户的行为超出了奥多比许可的范围，并且违反了奥多比根据第 106(3) 节享有的专有分销权。在One Stop案中，一家未经许可的经销商承认篡改了奥多比教育软件的包装，并以低于零售产品街头价格的价格将其作为零售奥多比产品销售。Id. 法院进一步裁定，One Stop 不能声称为了首次销售目的而拥有所有权，而最终用户仅获得了许可。法院认为One Stop案的事实与本案可以区分。在One Stop案中，问题是剥离和销毁软件上的“教育版”贴纸，以及销毁软件上的条形码和序列号，然后将其作为商业软件转售。Id. at 1088。在One Stop案中，法院在某种程度上认定有争议的交易实际上是许可而非销售，本法院只是拒绝采纳该分析。在One Stop案中，法院非常重视奥多比专家声明，即许可是分销软件的首选方法。法院完全理解为什么许可对软件出版商有许多优势。但是，这种偏好并未改变法院的分析，即此处有争议的交易的实质是销售而不是许可。

(c) EULA 条款

奥多比辩称，EULA 要求将交易解释为许可而非销售。法院认为，索夫特曼不受 EULA 的约束，因为未对其条款表示同意。

i) 同意

奥多比声称，EULA 限制了消费者在购买软件后转让软件的能力。根据索夫特曼的说法，EULA 协议的硬拷贝未与单个奥多比软件磁盘一起封装。相反，消费者被要求在安装过程中同意其条款。（德拉库普声明，第 7 段。）

法院要求，如果要使合同生效，则对合同的形成表示同意必须以某种方式通过言语或其他行为表现出来。E. Allan Farnsworth，《法恩斯沃思合同法》第 3.1 节（第 2 版，2000 年）。正如法院在Specht v. Netscape Communications Corp., 150 F. Supp. 2d 585 (S.D.N.Y. 2001) 案中指出的那样：“关于软件许可的判例法并未削弱合同形成中同意的重要性。相互同意是法律将赋予效力的任何协议的基石。如果接受被告的立场，则会如此扩大同意的定义，以至于使其变得毫无意义。”Id. at 596。

在本案中，法院认为，仅当消费者加载奥多比程序并开始安装过程时，才存在消费者的同意（如果有的话）。索夫特曼从未尝试加载其销售的软件，这一点没有争议。因此，法院认为索夫特曼不受奥多比 EULA 的约束。

奥多比未能就索夫特曼如何在从未将软件加载到计算机上的情况下受奥多比许可约束提供令人信服的理由。奥多比声称，EULA 对索夫特曼具有强制执行力，因为包含奥多比软件（包括套装）的包装盒清楚地表明，使用受消费者同意内部 EULA 中包含的条款的约束。参见，例如，ProCD, 86 F.3d at 1451。与ProCD案中的 CD 盒一样，奥多比的 EULA 声明，如果最终用户不同意条款，则可以退回产品。奥多比套装包装盒声明：“用户须知：本产品受媒体随附的许可协议的约束。”（纳瓦罗声明，第 2 页。）但是，包装盒上存在此通知不能约束索夫特曼。阅读包装盒上的通知不等同于将软件加载到计算机上并要求消费者同意许可条款时发生的同意程度。

Adobe 进一步断言，无论将 SoftMan 定性为分销商还是经销商，SoftMan 都将受这些许可协议条款的约束。这些条款声明 Adobe 保留其软件产品的所有权，以及分发这些软件产品的介质的所有权。SoftMan 未签署任何许可协议，这一点是无可争议的。然而，Adobe 声称，尽管 SoftMan 从未与 Adobe 签署协议，但 Adobe 分销协议的所有条款都适用于 SoftMan。

在 One Stop 案中，法院声明，尽管 One Stop 不是 Adobe 许可协议的签署方，但它仍然受这些协议的限制约束。84 F. Supp. 2d 第 1092 页。法院认定，通过从 Adobe 许可协议的一方处获得 Adobe 软件，One Stop 受该协议施加的任何限制的约束。同上，第 1093 页。在 Harmony 案中，法院认定，“在被告从微软授权许可方购买其微软产品的范围内，他们受这些许可方运营所依据的相同许可限制的约束。” Harmony 案，846 F. Supp. 第 213 页。本法院拒绝采纳这些案件的分析。

本法院认为，未经同意，Adobe 的 EULA 不能生效。因此，Softman 不受 EULA 的约束，因为它从未加载该软件，因此也从未同意其使用条款。

ii) 通用收缩包装许可

诸如 Adobe 的 EULA 之类的合同（通常被称为“收缩包装”许可）是否有效是一个备受争议的问题。¹⁵ 许多处理过收缩包装许可有效性的法院都认为它们无效，并将它们定性为附合合同、显失公平的合同和/或根据《统一商法典》不可接受的合同。Step-Saver 案，939 F.2d 91；Vault Corp. v. Quaid Software Ltd. 案，847 F.2d 255（第五巡回法院，1988 年）。这些法院拒绝承认未经强制执行方签署的收缩包装许可中的交易。在 Step-Saver 案中，第三巡回法院认定，合同条款是在各方发货、收货和付款时形成的。因此，软件收缩包装协议构成了合同的附加条款，根据《统一商法典》第 2-207 条（管辖商业反要约），未经购买者明确同意，这些条款无效。相反，其他法院已确定收缩包装许可有效且可执行。ProCD 案，86 F.3d 第 1453 页；Harmony 案，846 F. Supp. 第 212 页。

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¹⁵ 标准格式、非协商的计算机程序副本“许可”中规定的使用限制和转让禁令的可执行性一直是学术界和其他领域争论的焦点。（Rice 声明，第 28 段。）

本法院认为，在本阶段没有必要探讨收缩包装许可的一般有效性问题，因为本法院已确定 SoftMan 不受 EULA 的约束，因为其条款未获得同意。

2. 纽约时报公司诉塔西尼案

Adobe 声称，即使 Adobe Collections 进行了首次销售，SoftMan 对 Collections 的拆分以及对各个组成部分的再分发仍然构成版权侵权。Adobe 引用 纽约时报公司诉塔西尼案，121 S.Ct. 2381 (2001)，来支持汇编作品的单个组成部分的发行侵犯了基础单个作品的版权这一主张。

在 塔西尼案 中，法院裁定，当印刷和电子出版商将作者的文章放入电子数据库时，侵犯了自由撰稿人的版权。法院驳回了出版商的辩称，即他们受到美国法典第 17 编第 201(c) 条¹⁶ 赋予汇编作品版权所有者的复制和发行特权的保护。Adobe 依赖 塔西尼案 是用错了地方。关键的区别在于，塔西尼案 没有像本案一样，讨论首次销售原则下任何作品的单个副本的命运。塔西尼案 法院重申，汇编作品的版权所有者被推定为仅获得发行该贡献作为该特定汇编作品一部分的特权¹⁷。

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¹⁶ “对汇编作品中每项单独贡献的版权与对整个汇编作品的版权是不同的，并且最初归属于贡献的作者。在没有明确的版权转让或其项下任何权利的情况下，汇编作品的版权所有者被推定为仅获得以下特权：复制和发行贡献作为该特定汇编作品的一部分、该汇编作品的任何修订版以及同一系列的任何后续汇编作品。”美国法典第 17 编第 201(c) 条。
¹⁷ 法院裁定：“出版商不受 201(c) 条的庇护……因为数据库复制和发行的是独立的文章，而不是在上下文中，不是 ‘作为作者贡献的特定汇编作品的一部分，作为……其任何修订版的一部分’，也不是 ‘作为……同一系列的任何后续汇编作品的一部分’。我们裁定，印刷出版商和电子出版商都侵犯了自由撰稿人的版权。”塔西尼案，121 S.Ct. 第 2384-85 页。

3. 版权侵权结论

简而言之，从 Adobe 到 SoftMan 的分销链中 Adobe 软件副本的转让是特定副本的销售，但不是 Adobe 对计算机程序本身的知识产权的销售，后者受 Adobe 版权保护。SoftMan 是该副本的“所有者”，有权使用和享用该软件，并享有与版权法一致的权利。本法院驳回 Adobe 的论点，即 EULA 仅向购买者授予使用该软件的许可。本法院认为，SoftMan 未同意 EULA，因此不受其条款的约束。因此，本法院认为，Adobe 未能证明其版权侵权索赔在案情实质上具有胜诉的可能性。

a. 不可弥补的损害

由于本法院认定 Adobe 未能证明其版权索赔在案情实质上具有胜诉的可能性，因此不存在不可弥补损害的推定。参见 Micro Star 案，154 F.3d 第 1109 页。寻求审前禁令救济的当事人必须证明，如果拒绝此类救济，他们将面临“不可弥补损害的重大风险”。Associated Gen. Contractors of Cal. v. Coalition for Econ. Equity 案，950 F.2d 1401, 1410（第九巡回法院，1991 年）。在可以发布初步禁令之前，法院必须确定初步禁令可能对被告造成的损害，并在原告遭受威胁的损害之间进行权衡。Armstrong v. Mazurek 案，94 F.3d 566, 568（第九巡回法院，1996 年）。

Adobe 辩称，它将因以下原因遭受不可弥补的损害：客户商誉的稀释、SoftMan 的转售活动导致 Adobe 软件的价格侵蚀、Adobe 名称将受到玷污，消费者可能会停止购买 Adobe 产品、年度销售额的损失¹⁸ 以及商标的稀释。Adobe 还辩称，它面临着一个“霍布森选择困境”，即坚持分销协议并拒绝向消费者提供 Adobe 服务（以牺牲客户商誉为代价来满足 Adobe 的“合法”分销合作伙伴），或者向持有所谓的“盗版”产品的消费者提供服务。

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¹⁸ Adobe 声称，在 2000 年 10 月至 2001 年 5 月期间，SoftMan 从 Adobe 产品的销售中获得了 70 万美元的毛利。（Van Voorhi s 声明，第 7 段，附件 7。）

不可弥补的损害和在案情实质上胜诉的可能性“实际上并非完全独立的两个测试，而仅仅是单一连续体的两个极端”。Benda v. Grand Lodge of Int'l Ass'n of Machinists & Aerospace Workers 案，584 F.2d 308, 315（第九巡回法院，1978 年）。在本案中，本法院认为，Adobe 未能证明其版权索赔在案情实质上具有胜诉的可能。Adobe 也未就获得初步禁令救济充分证明不可弥补的损害。Adobe 没有提供任何关于客户商誉稀释或年度销售额直接损失的具体证据。必须有实际损害的证据来支持“不可弥补的损害”的主张。推测性损失是不充分的。Goldie's Bookstore, Inc. v. Sunerior Court 案，739 F. 2d 466, 472（第九巡回法院，1984 年）；Caribbean Marine Serv. Co v. Baldrige 案，B44 F.2d 668, 674（第九巡回法院，1988 年）。值得注意的是，Adobe 还承认，它在 1997 年 11 月发现了 SoftMan 据称未经授权分发 Adobe 软件的行为。（Adobe 动议，第 6 页。）这种延迟进一步支持了本法院的结论，即 Adobe 未能证明迫在眉睫的威胁损害。本法院认为，Adobe 未能证明在没有初步禁令救济的情况下它将遭受不可弥补的损害。

b. 困难权衡

在决定是否批准初步禁令时，本法院也可以权衡各方在法院批准或拒绝 Adobe 的动议时可能遭受的潜在困难。参见 International Jensen, Inc. v. MetroSound U.S.A. 案，4 F.3d 第 819, 827 页（第九巡回法院，1993 年）。鉴于 Adobe 和 SoftMan 均未提交任何经济损失证据，除了广泛的笼统声明外，本法院认为困难权衡是一个中性因素。

c. 公共利益

传统上，法院在确定是否批准初步禁令救济时，会考虑公共政策因素。Chalk v. United States Dist. Court, Cent. Dist. of Cal. 案，840 F.2d 701, 711（第九巡回法院，1988 年）（“我们认识到，公共利益是法院在批准禁令救济时应考虑的传统衡平标准之一。”）。在本案中，本法院认为，重要的公共政策考虑因素在双方都具有分量。

本法院认为，Adobe 的 EULA 中包含的条款旨在削弱客户根据版权法通常享有的使用软件的权利。因此，这些限制似乎与知识产权法中规定的权利平衡不一致。¹⁹ 评论员指出，在收缩包装许可的背景下，支持执行这种平衡的论点尤其具有说服力，因为知识产权法中的权利平衡已经严重倾向于知识产权所有者。“唯一有利于用户的对抗力量是联邦法律明确授予用户的那些权利。因此，在这种情况下，比任何其他情况都更令人担心的是，取消或削弱这些用户权利可能会使整个大厦崩溃。”²⁰

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¹⁹ 学者们认为，国会曾设想各方可能会试图通过合同排除首次销售权。“国会在第 109(a) 条的背景下明确表示，它打算让那些‘通过合同绕过首次销售原则’的供应商仅限于合同补救措施。收缩包装许可的做法——试图通过合同扩大供应商权利，同时保留版权补救措施的所有手段——已被委员会注释明确否决。”Mark A. Lemley，《知识产权与收缩包装许可》，68 S. Cal. L. Rev. 1239, 1283 (1995)（引用 H.R. Rep. 94-1476 (1976)（规定各方可以在美国法典第 17 编第 109(a) 条中通过合同绕过首次销售原则，但如果版权所有者这样做，则将其限制为合同补救措施而不是版权补救措施））。
²⁰ Lemley，《知识产权》，第 1283 页。

这是一个充满冲突政策考虑因素的领域。软件出版商渴望加强版权法提供的保护。在本案中，通过许可的使用，Adobe 寻求控制价格和所有分销渠道的巨大且看似无限的权力。另一方面，在没有违反版权法的情况下，市场通常可以最好地监管价格和首次销售后发生的所有后续交易。合理的政策理由支持那些认为收缩包装许可不可执行的法院的分析。“许可”系统赋予软件出版商如此程度的、不受约束的市场控制权，理应成为仔细审查的对象。

由于上述原因，本法院认为，这一因素对反诉被告有利。

B. 商标索赔
1. 在案情实质上胜诉的可能性

为了在《兰ham法案》下的商标侵权索赔中胜诉，Adobe 必须证明：（1）它是可保护商标的所有人，以及（2）消费者在商品来源、赞助或原产地方面存在混淆的可能性。Ocean Garden., Inc. v. Marktrade Co., Inc. 案，953 F.2d 500, 506（第九巡回法院，1991 年）。

a. Adobe 商标的有效性

根据《兰ham法案》，商标注册“将举证责任从原告（必须证明其独家使用权）转移到被告（必须反驳原告受保护使用的权利的推定）”。Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enters., Inc. 案，644 F.2d 769, 775（第九巡回法院，1981 年）。本诉讼中所有有争议的 Adobe 商标均已在美国专利商标局注册。SoftMan 不否认 Adobe 商标是有效、可保护的商标。

b. 造成混淆的可能性

法院在确定原告商标与据称侵权的商标之间是否存在混淆可能性时，适用八因素测试。相关因素可能包括

1. 商标的强度；
2. 商品的邻近性；
3. 商标的相似性；
4. 实际混淆的证据；
5. 使用的营销渠道；
6. 商品类型以及购买者可能采取的谨慎程度；
7. 被告选择商标的意图；以及
8. 产品线扩张的可能性。

AMF Inc. v. Sleekcraft Boats 案，599 F.2d 341, 348-49（第九巡回法院，1979 年）。在适用 Sleekcraft 因素时，第九巡回法院告诫说，尽管所有因素都相关，但根据具体案件的事实，某些因素可能更重要。参见 Brookfield 案，174 F.3d 第 1053 页。此外，Sleekcraft 法院指出，它没有提供相关因素的详尽列表。“根据提出的具体事实，可能会出现其他变量。”Sleekcraft 案，599 F.2d 第 348 页，脚注 11。

实际混淆的证据对于确定混淆可能性并非必要。参见同上，第 353 页（声明未能证明实际混淆并非决定性因素）；Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co. 案，799 F.2d 867, 874（第二巡回法院，1986 年）。“在评估公众混淆的可能性时，法院使用的标准是采取普通谨慎态度的典型购买者。”Sleekcraft 案，599 F.2d 第 353 页。正如 Sleekcraft 法院解释的那样，11[当据称的侵权人明知地采用与他人商标相似的商标时，复审法院会推定被告可以实现其目的：即，公众将被欺骗。”同上，第 354 页。法院还指出，“善意对混淆可能性证明力较弱，但在制定补救措施时可能会给予相当大的权重。”同上。

在本案中，各方不否认 SoftMan 正在转售真正的，尽管是重新包装的 Adobe 软件。转售真正的商标商品通常不构成侵权。参见，例如，NEC Elecs. v. CAL Circuit Abco 案，810 F.2d 1506, 1509（第九巡回法院，1987 年）。根据首次销售原则，首次购买者转售带有生产者商标的原始商品通常既不是商标侵权，也不是不正当竞争。参见 Sebastian Int'l, Inc. v. Lonqs Drug Stores Corp. 案，53 F.3d 1073, 1074（第九巡回法院，1995 年）。该规则背后的理由是，“商标法旨在防止销售者在产品的来源或制造方面混淆或欺骗消费者，当销售带有真实标记的真品时，通常不存在这种混淆。”NEC Elecs. 案，810 F.2d 第 1509 页（未经授权销售的销售者销售真正的商标产品不违反《兰ham法案》）。此外，“仅仅因为消费者错误地认为转售商与生产者有关联或获得生产者授权，‘首次销售’规则也不会变得不适用。”Sebastian 案，53 F.3d 第 1076 页。

但是，当据称的侵权人销售的商标商品与商标所有者销售的商品存在实质性差异时，首次销售原则不适用。当转售商的行为超出仅仅转售商标商品的范围时，这种行为可能足以支持侵权诉讼的理由。同上。实质性不同的产品不是真品，因此其未经授权的销售构成商标侵权。参见 Enesco Corp. v. Price/Costco Inc. 案，146 F.3d 1083, 1087（第九巡回法院，1998 年）（指出不合格产品不是真品，并且“‘……其分销构成商标侵权’（引用 Warner-Lambert Co. v. Northside Dev. Corp. 案，86 F.3d 3, 6（第二巡回法院，1996 年））在本案中，SoftMan 的行为超出了仅仅转售商标商品的范围。

显然，并非任何差异都会导致消费者混淆。实质性差异是指消费者平均而言认为与是否购买产品的决定相关的差异。参见 Martin's Herend Imps., Inc. v. Diamond & Gem Trading USA, Co. 案，112 F.3d 1296（第五巡回法院，1997 年）。在本案中，在无法获得客户支持和技术服务的情况下销售软件是普通消费者会认为与是否购买产品的决定相关的差异。

根据双方当事人的说法，SoftMan 分发的 Adobe 软件副本与这些产品的合法副本相同。Adobe 声称 SoftMan 重新包装和转售 Adobe 软件，但缺少“关键的注册要素，例如注册卡”。（Adobe 动议，第 13 页。）Adobe 进一步辩称，这些副本缺少客户支持和技术支持信息。即使该软件确实包含这些文档，Adobe 声称，“客户服务和技术支持也可能被拒绝。”（同上，第 17 页。）简而言之，Adobe 辩称，Adobe 包装的软件与 SoftMan 包装的 Adobe 软件之间的关键区别在于，SoftMan 版本缺少必要的注册功能。Adobe 已提交证据，证明其调查人员从 SoftMan 处购买的 Adobe 产品缺少注册卡和快速参考卡。（Palma 声明，第 12 段。）Adobe 声称，如果没有注册产品的能力，客户将无法获得技术支持。因此，Adobe 辩称，从 SoftMan 处购买未捆绑 Adobe 软件的客户可能会被欺骗或混淆，不清楚他们是否有权获得通常与购买软件相关的客户支持和技术服务。SoftMan 对未捆绑的 Adobe 软件集合不符合支持条件提出异议。根据 SoftMan 的说法

事实上，注册过程对于集合中的每个程序都是单独的。每个程序都有一个单独的序列号。序列号是注册程序并获得客户支持资格的唯一必要条件。购买集合的消费者可以通过在注册卡上列出每个序列号或在线访问指定网站并输入每个序列号来注册其中包含的程序。从 SoftMan 处购买单个程序的消费者也可以通过在指定网站上输入每个磁盘上包含的序列号来类似地注册该程序。

（SoftMan 补充简报，第 13-14 页。）

本法院认为，客户支持和技术服务是相互交织的功能，可能是确保“真正的”Adobe 产品所必需的。如果 SoftMan 销售的软件缺乏注册能力，那么 SoftMan 销售的副本就不是“真正的”，因为它们未能包含获得 Adobe 技术支持和客户服务的途径。在这种情况下，当更改后的产品带有 Adobe 的名称并且实际上是 Adobe 制造的软件时，本法院得出结论，这些由 SoftMan 重新收缩包装的最终产品可能会造成客户混淆，并可能侵犯 Adobe 的商标。

但是，在解决 SoftMan 重新包装的 Adobe 软件与 Adobe 的标准软件之间是否存在实质性差异的问题之前，还有许多事实争议需要解决。消费者在从 SoftMan 购买 Adobe 软件时是否可以并且确实可以获得 Adobe 客户支持，这一点存在争议。在口头辩论中，Adobe 的律师似乎表示，从 SoftMan 处购买 Adobe 软件的消费者可能无法获得客户服务和支持，但此类决定是在临时基础上做出的。Adobe 未能证明其在此项索赔的案情实质上具有胜诉的可能性，因为关于核心问题的事实问题占主导地位。在每一方都对直接影响 Adobe 在案情实质上胜诉可能性的争议事实做出相反陈述的情况下，本法院将不对该因素赋予任何权重。

2. 不可弥补的损害

在本案中，本法院不会推定 Adobe 遭受不可弥补的损害，因为 Adobe 未能证明其商标侵权索赔在案情实质上具有胜诉的可能性。Brookfield 案，174 F.3d 第 1066 页。由于上述原因，本法院认为，在本案中，初步禁令救济对于防止以损害 Adobe 商标形式造成的不可弥补的损害并非必要。²¹

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²¹ Adobe 还根据《兰ham法案》第 43(a) 条和加利福尼亚州商业和职业法典第 17200 条等提出了不正当竞争索赔。《兰ham法案》第 43(a) 条禁止使用任何虚假的产地名称，这些名称可能会导致对商品产地产生混淆。美国法典第 15 编第 12.25(a) 条。第 43(a) 条保护符合条件的注册商标。Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 案，505 U.S. 763, 768（1992 年）。Adobe 声称，通过拆分 Collections 软件，然后重新收缩包装并将其作为零售软件的单个部分分发，SoftMan 正在以一种旨在误导和欺骗消费者的方式使用 Adobe 的商标，使其相信 SoftMan 与 Adobe 商标的真正所有者有关联、连接或联系。由于上述与消费者混淆问题的事实争议（这些问题排除了本法院认定 Adobe 已证明其商标侵权索赔在案情实质上具有胜诉可能性的可能性），本法院认为，Adobe 未能在这些额外索赔中证明在案情实质上具有胜诉的可能性或不可弥补的损害。本法院拒绝 Adobe 在这些额外理由上提出的初步禁令救济请求。

3. 公共政策

第九巡回法院认为，当侵权产品可能导致消费者混淆时，公共政策倾向于批准禁令。参见 Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group 案，611 F.2d 296, 300-02（第九巡回法院，1979 年），cert. denied，459 U.S. 1227 (1983)。如上所述，本法院不认为 Adobe 已证明其在消费者混淆问题上在案情实质上具有胜诉的可能性。因此，公共政策考虑因素不利于批准 Adobe 的初步禁令请求。

IV. 结论

如上所述，本法院认为，Adobe 未能证明其商标或版权索赔在案情实质上具有胜诉的可能性。本法院认为，Adobe 未能证明在没有初步禁令救济的情况下它将遭受不可弥补的损害，特别是考虑到 Adobe 自己承认它自 1997 年以来就已了解 SoftMan 的活动。本法院驳回 Adobe 的初步禁令申请。本法院特此命令，本法院于 2001 年 9 月 10 日发布的初步禁令应予撤销。

特此裁决。

日期：[无日期。]

迪安·D·普雷格森
美国地区法官

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